특허청구범위의 ‘실질적 변경’ 관련 해석론 및 입법론

• 영문명: Analytic Theories and Legislative Proposals Regarding “Substantive Change” of a Patent Claim
• 발행기관: 한국정보법학회
• 저자명: 정차호(Jung Cha Ho) 윤기승(Yoon Gi Seung)
• 간행물 정보: 『정보법학』제13권 제2호, 321~357쪽, 전체 37쪽
• 주제분류: 법학 > 민법
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2009.09.30

국문 초록

특허청구범위의 실질적 변경과 관련된 해석론으로, 본 고는 (1) 실질적 변경 대비의 대상은 특허청구범위만이며, 명세서 등은 참고될 뿐이고, (2) 같은 번호를 가진 청구항만을 대비하는 것이 아니라 다른 번호를 가진 청구항도 대비되어야 하고, (3) 실질 적 변경과는 별도로 신규사항추가 여부가 판단되어야 하며, (4) 내적 한정의 범위 감축 중 선택발명의 경우 실질적 변경이 있을 수 있고, (5) 내적 한정과 외적 부가는 달리 취급되는 것이 아니라 새로운 목적 또는 효과라는 동일한 기준으로 판단되어야 하며, (6) 실질적 변경 판단의 방법과 진보성 판단의 방법이 매우 유사하다는 점을 설명하였다. 특허청구범위의 실질적 변경과 관련된 입법론으로, 본 고는 ① 실질적 변경 여부의 판단이 너무 어려워서 소모적인 논쟁 및 심결에의 불신 및 불복을 유도한다는 점, ②실질적 변경 요건이 제3자를 보호하기 위한 것이라는 주장이 허구이며, 실질적 변경요건을 삭제하여도 제3자가 피해를 보는 일은 없다는 점, ③ 실질적 변경 요건을 일본 외 다른 국가에서는 채용하고 있지 않으므로 국제적 조화를 이룰 필요가 있다는 점에근거하여 정정에서도 실질적 변경 요건을 삭제하여야 한다고 주장한다. 나아가, 그러한 기회에 정정제도를 총체적으로 개선할 필요가 있으며, 이를 위해 정정심판과 무효심판의 관계 재정립 등 정정제도 전체에 대한 연구가 필요하다고 보았다.

영문 초록

As analytic theories regarding substantive change of a patent claim, this paper explains: (1) an object of comparison whether there is substantive change is only claims and other parts of specification is only referred, (2) not only the claim with the same number but also other claims shall be compared, (3) the issue whether new matter has been added shall be separately decided from the substantive change issue, (4) a selection invention which is a type of inward limitations may cause substantive change, (5) an inward limitation and an outward addition shall not be differently treated but be decided under the same criteria, which is new objective and effect, and (6) the methodology for substantive change decision and that for inventive step decision are very similar to each other. As legislative proposals regarding substantive change of a patent claim, this paper proclaims the substantive change requirement had better be deleted during a correction procedure under following reasons: (1) a decision on substantive change is such difficult to induce continuous debates and disbelief and appeals against a trial decision, (2) the argument that the substantive change requirement is necessary to protect the third party is baseless and deletion of the requirement does not cause any harm to the third party, and (3) the substantive change requirement is not applied by other countries except only Japan and the requirement had better be deleted for harmonization of international patent system.

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 현행 보정 및 정정제도 일반

1. 출원의 보정

2. 특허의 정정

3. 현행 법에 의한 보정 및 정정제도 요약

Ⅲ. 보정 및 정정 관련 법 개정 이력

1. 2001년 이전 법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전 특허법)

2. 2001년 개정법(2001. 2. 3. 법률 제6411호)

3. 2002년 개정법(2002. 12. 11. 법률 제6768호)

4. 2006년 개정법(2006. 3. 3. 법률 제7871호)

5. 2009년 개정법(2009. 1. 30. 법률 제9381호)

Ⅳ. 청구범위의 실질적 변경 관련 쟁점에 대한 검토

1. 개설

2. 명세서 전체를 기준으로 대비하여야 하는지 여부

3. 같은 번호를 가진 청구항을 대비하여야 하는지 여부

4. 내적 한정에서 실질적 변경이 있을 수 있는지 여부

5. 내적 한정과 외적 부가를 다르게 취급할 수 있는지 여부

6. 실질적 변경 여부 판단시 신규사항 여부와의 구분 필요성

7. 실질적 변경 여부와 진보성 판단기준

8. 소결

Ⅴ. 정정시 특허청구범위의 ‘실질적 변경’ 금지 요건 삭제방안

1. 실질적 변경 금지 요건 삭제의 이유

2. 실질적 변경 요건 삭제 특허법 개정 필요

3. 정정제도의 총체적 개선 필요

Ⅵ. 결론

참고문헌

키워드

실질적 변경 보정 정정 특허청구범위 청구항 내적 한정 외적 부가 신규사항 Substantive Change Amendment Correction Claim Inward Limitation Outward Addition New Matter