A Method to Prevent the Abusive Use of Patent Infringement Actions: Rule 11(b) of FRCP

• 발행기관: 경희법학연구소
• 저자명: Rhee, Jee-Min(이지민)
• 간행물 정보: 『경희법학』제47권 제3호, 153~178쪽, 전체 26쪽
• 주제분류: 법학 > 민법
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2012.09.30

국문 초록

정당한 특허권 행사가 권리행사로써 보호되어야 함은 자명하다. 그러나 정당한 특허권의 행사를 넘어선 근거 없는 특허침해소송의 남용은 특허침해소송에 많은시간과 비용이 소요되고, 심지어는 중소기업의 생존을 위협할 수도 있다는 점에 서 지양되어야 한다. 그러나 최근 몇 년 동안 특허침해소송이 남발되고 있다는 뉴스가 계속되고 있으며, 이는 비단 우리나라만의 문제가 아니다. 미국의 경우는 연방민사소송규칙 제11조를 통하여 이러한 소송남용을 방지하고자 하고 있으며, 근거 없는 소송을 줄이기 위하여 이러한 연방민사소송규칙 제 11조를 강화하는 방향의 법안도 현재 제출되어 있다. 미국연방민사소송규칙 제11 조에 따르면, 소송당사자는 법원에 문서를 제출함으로써, 그가 그 상황에서 합리적이라고 생각되는 방법으로 조사한 결과 형성된 자신의 지식, 정보, 신념에 비추어 볼 때, 그 문서가 1) 괴롭히거나 불필요하게 지연하거나 또는 불필요하게 소송비용을 증가하려는 등 부당한 목적으로 제출된 것이 아니며, 2) 청구, 항변, 기타 법적 주장이 현재의 법 또는 근거 있는 논거에 의하여 담보되고 있으며, 3)사실에 대한 주장이 증거에 의해 뒷받침되거나 그 이상의 조사를 할 합리적인 기회가 있다면 그 주장이 뒷받침될 수 있으며, 4) 사실 주장에 대한 부인이 증거등에 의해 뒷받침된다는 것을 보증하며, 이를 위반한 경우 그 소송당사자와 그변호인을 처벌할 수 있도록 규정하고 있다. 그 중에서 사실에 대한 주장이 증거 에 의해 뒷받침되거나 그 이상의 조사를 할 합리적인 기회가 있다면 이것이 뒷받침될 수 있다는 것을 보증해야 한다는 점에서 적극적인 조사의무가 발생된다. 그러나 이러한 조사 의무는 구체적인 사안에서 합리적인 정도의 조사가 이루어졌으면 충분하며, 절대적으로 확실한 정도의 조사가 요구되거나, 상대방의 배타적인 지배 아래 있는 증거를 조사할 것까지 요구되는 것은 아니다. 미국 법원은 이러한 연방민사소송규칙을 특허침해소송에도 적용하고 있으며, 특히 미국연방민사소송규칙 제11조 제b항을 근거로 하여 특허침해소송에 있어서 일종의 제소 전 조사 의무를 부과하고 있으며, 이를 위반할 경우 규칙 제11조에 따른 제제를 인정하고 있다. 그리고 이러한 조사 의무는 제소 후 전문가의 조언을 받아 그럴듯한 주장으로 포장하였다고 하여 치유되지는 않는다. 또한 연방민사소송규칙 제11조가 특허침해소송에 적용될 경우, 그 내용에 있어 비용-편익분석에 따른 의무 회피를 허용하지 않으며, 전적으로 의뢰인의 조사를 신뢰하여 별도의 조사를 하지 않은 경우에도 의무 위반을 인정하는 등 전통적인 연방민사소송규칙 제11조에 기한 소송에 있어서 보다 그 의무를 확장하고 있는 것처럼 보인다. 한국의 경우 특허가 침해된 경우에는 그 보호를 위해서 침해금지청구권, 손해배상청구권, 신용회복청구권 등을 특허법에 규정해 둠으로써 다양한 민사적 구제수단을 두고 있다. 또한 특허권침해죄 등 형사적 규제에 대해서도 규정하고 있 다. 그러나 특허침해소송이 남용을 직접적으로 방지하는 수단은 많지 않다. 미국연방민사소송규칙 제11조와 유사한 규정을 한국 법에 그대로 도입하는 것은 많은 반발도 예상되고 현실적으로도 그리 바람직하지는 않다고 생각된다. 그러나 미국연방민사소송규칙 제11조 제b항에서 도출된 제소 전 조사의무의 특허법에의 도입은 고려해 볼 수 있는 바람직한 대안이 될 수 있다고 본다.

영문 초록

It is true that proper exercise of a patent right should be protected. However, filing a frivolous patent infringement lawsuit should be prohibited because patent infringement lawsuits requires a lot of time, money, and legal resource. However, the news about abuse of patent infringement actions continue throughout the world. A method that may be used to prevent the abuse of patent infringement actions in U.S. is the Rule 11 of FRCP. The Rule 11 of FRCP allows a party to file a motion which requires courts to impose a sanction upon the other party and its attorneys when the other party filed a paper presented to the court, without making reasonable inquiry under the circumstances on whether (i) it is not being presented for any improper purpose; (ii) the legal contentions therein are warranted by existing law or by a non-frivolous argument; or (iii) the factual contentions therein have or likely to have proper evidentiary support. Based on the Federal Circuit’s decisions it seems that the Rule 11 of FRCP requires more duty when the rule applies to the patent infringement cases. The Federal Circuit, which has exclusive jurisdiction on patent cases, seems to impose greater duty to perform reasonable inquiry or investigation before filing a lawsuit on patent cases compared to what the court generally has required in other traditional cases. The Federal Circuit seems to apply the Rule 11 of FRCP stringently. The Federal Circuit does not allow to take cost-benefit analysis into consideration, but requires a lawyer to reverse-engineer the accused article, and does not allow a lawyer to solely rely on the inquiry or investigation performed by the client. However, the Federal Circuit’s rejection of the cost-benefit analysis seems to be too harsh for a lawyer. Moreover, expanding the Federal Circuit’s exception for a chemical process from a duty to perform a reverse-engineering of the goods which allegedly includes patent infringement to all patent cases where the reverse-engineering of the accused good is generally not available to the industry because performing reverse-engineering would generally not be expected seems more reasonable. For the requirement which always requires the lawyer to conduct a separate investigation rather than allows the lawyer to rely on the knowledge of the client or the investigation performed by the client, I agree that in some extent the lawyer in the patent infringement action should perform a separate investigation. However, if the client is a reliable expert in that field or had provided reasonably reliable evidence, I think the lawyer should be allowed to rely on the evidence provided by the client. So the proper requirement for pre-filing investigation for patent infringement actions should be modified. When we see the Korean legal system, there is no direct rule which will deter a wrongful accuser or its attorneys in a patent infringement action from filing a frivolous patent infringement lawsuit without performing adequate inquiry or investigation. Although there is some criticism on Rule 11 motion in the patent infringement actions some sort of pre-filing investigation requirement can be an option that Korea may consider to reduce frivolous patent infringement actions.

목차

l. Introduction

ll. Rule 11 of the Federal Rules of Civil Procedure

lll. Application of the Rule 11(b) in Traditional Sense

lV. Application of the Rule 11(b) in Patent Infringement Actions

V. Evaluation of Pre-filing Investigation Requirement

Vl. Need for Pre-filing Investigation Requirement in Korea

Vll. Conclusion

키워드

pre-filing investigation requirement Rule 11(b) of FRCP patent infringement action preventing the abusive use of patent infringement actions 제소 전 조사의무 미국연방민사소송규칙 제11조 제b항 특허침해소송 특허권남용방지.