의약용도발명의 신규성 및 진보성

• 영문명: Novelty and inventive step of medical use invention
• 발행기관: 한국정보법학회
• 저자명: 신혜은(Shin, Hye-Eun)
• 간행물 정보: 『정보법학』제21권 제3호, 45~81쪽, 전체 37쪽
• 주제분류: 법학 > 민법
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2017.12.30

국문 초록

발명이 특허로 등록되어 법의 보호를 받기 위해서는 법에서 요구하는 특허요건을 갖추어야 하는데, 그 중 가장 중요한 요건이 신규성과 진보성이다. 신규성과 진보성, 특히 진보성은 실무상 가장 많은 거절이유를 차지하는 특허요건임에도 불구하고 추상적인 가치판단을 요하는 관계로 완전하고 객관적인 판단기준을 제시하는 것은 매우 어렵다. 게다가 진보성 판단기준은 기술의 특성에 따라 기술분야별로도 차이가 있을 수밖에 없다. 본 논문은 그와 같은 전제 하에 의약용도발명의 신규성 및 진보성 판단방법에 대해 살펴보았다. 그 결과, 심사관의 일응의 자명성 판단이나 이에 대한 출원인의 반론 모두 객관적 증거에 근거하도록 함으로써 자의적 판단을 방지할 수 있을 것이라는 점을 제안하였 다. 예컨대 심사관이 “동기부여”와 같은 객관적 증거에 근거하여 진보성을 부정하는 경우 출원인은 “저해요인”에 해당하는 문헌들에 근거하여 반론할 수 있을 것이다. 발명의 진보성 판단은 발명이 이루어진 후 심사시점에서 이루어지는 것이므로 그과정은 필연적으로 사후적 고찰이 포함될 수밖에 없다는 점을 감안한다면 객관적 진보성 판단은 결국은 사후적 고찰을 회피하는 방안과 일치한다고 할 수 있다. 사후적 고찰을 회피하기 위해서는 인용기술을 조합시킬 동기부여로서 출원인의 출원으로부 터만 얻을 수 있는 지식을 사용해서는 안 될 것이다. 아울러 현대기술의 다양성을 고려하면 유연한 접근방법이 필요한바, 이차적 고려요소를 보다 적극적으로 고려함으 로써 사후적 고찰의 위험을 줄일 수 있도록 할 필요가 있다. 진보성을 판단함에 있어서는 기술분야의 특성이 고려되어야 한다. 의약용도발명은 “물질”과 “용도”를 필수 구성요소로 하고, 해당 발명이 특허로 등록 되는 경우 그 권리범위 또한 해당 물질 및 용도와 각각 동일 내지 균등한 범위까지만 미치므로 이러한 특성 또한 진보성 판단에 고려되어야 할 것이다. 진보성 판단에 있어서는, 모든 발명의 진보성 판단에 일반적으로 적용될 수 있는 기준도 있지만 구체적 타당성을 가지 면서도 예측가능성을 높일 수 있는 판단기준이 되기 위해서는 기술에 따른 특성을 또한 고려할 필요가 있다. 따라서 기술분야별로 해당 기술의 진보성 판단논리를 개발하고 발전시켜나갈 필요가 있다. 이와 같은 작업은 특허청과 법원이 할 수 밖에 없을 것인데, 특허청은 기술분야별 진보성 판단기준을 제시하여 예측가능성을 높여나가고 법원은 관련 판례의 축적을 통해 일관되면서도 기술분야별 특수성을 고려한 진보성 판단논리를 세워나가야 할 것이다.

영문 초록

Novelty and inventive step are very important as requirements of patentability. Especially, inventive step is a patent requirement that accounts for the most rejection reasons in practice. However, it is very difficult to present a complete and objective judgment standard because of the relationship between the inventive step and the abstract value judgment. In this paper, I reviewed the method of judging the novelty and the inventive step of medical use invention. As a result, it was proposed that the applicant s opinion as well as the examiner s determination as to the inventive step should be based on the objective evidence to prevent arbitrary judgments. It was also proposed that hindsight is not allowed. In addition, it was proposed that, in determining the inventive step, the characteristics of the technical field should be considered.

목차

Ⅰ. 들어가며

Ⅱ. 발명의 신규성 및 진보성 판단절차

1. 신규성 및 진보성

2. 청구항에 기재된 발명의 특정

3. 인용발명의 특정

Ⅲ. 통상의 기술자가 다른 인용발명과 출원전의 기술상식 및 경험칙 등에 비추어 쉽게 발명할 수 있는지

1. 통상의 기술자

2. 기술상식 및 경험칙

3. 쉽게 발명할 수 있는지

Ⅳ. 진보성 결여의 증명책임

1. 심사관의 증명책임 vs. 출원인의 반증

2. 조합의 동기부여(Motivation To Combine)

3. 사후적 고찰(Hindsight)금지

4. 저해요인(Teaching Away)

5. 정리

Ⅴ. 최근 의약용도관련 주요판례

1. 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 판결.

2. 대법원 2016. 1. 14. 선고 2013후2873, 2880(병합) 등록무효(특) 사건.

3. 특허법원 2016. 1. 21. 선고 2014허4913 판결

Ⅵ. 마치며

키워드

의약용도발명 신규성 진보성 제약산업 사후고찰 성공에 대한 합리적 기대 Medical use invention Novelty Inventive step Pharmaceutical industry Hindsight Reasonable expectation of success