불사용취소심판에서 등록상표의 동일성 판단과 불사용의 정당한 이유에 관한 고찰

• 영문명: Study on Identity Judgment of Registered Trademark and Justifiable Reason of Nonuse in the Trial for the Cancellation for Nonuse of Registered Trademark
• 발행기관: 경희법학연구소
• 저자명: 오승환(Oh, Seung-Hwan)
• 간행물 정보: 『KHU 글로벌 기업법무 리뷰』제8권 제1호, 65~90쪽, 전체 26쪽
• 주제분류: 법학 > 민법
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2015.06.30

국문 초록

상표법은 등록주의의 약점이라 할 수 있는 ‘선사용권자에 대한 미흡한 보호’와 ‘공권(空權) 방치’를 해결하기 위한 방안 중 하나로서, 등록상표 불사용에 의한 상표등록취소심판을 명문으로 규정하고 있다. 등록주의에 가미된 사용주의적 요소일 뿐만 아니라 상표의 ‘업무상의 신용’은 상표권자의 사용에 의하여 형성되는 것이므로, 등록만 이루어져 신용이 형성되지 않은 상표의 독점권을 인정하는 것은 상표법의 목적에 부합하지 않고 타인의 상표선택의 기회를 부당하게 제한하는 결과를 초래하기 때문이다. 본 사안은 사용주의 요소인 불사용취소심판에서의 등록상표와 실사용상표의 동일성 판단이 쟁점이 되었다. 대법원은 동일성을 판단함에 있어 ‘물리적’ 동일성이 아닌 ‘거래통념상’ 동일성을 의미하는 것이라는 종래의 판례 입장을 유지하였다. 또한 결합상표의 구성 요소가 생략된 채 사용되었다면 거래통념상 동일하지 않은 것으로 획일적으로 판단하는 것이 종래의 판례들이었지만, 이번 판결은 거래통념상 동일하게 판단할 수 있는 기준을 어느 정도 제시했다는 점에서 그 의의를 찾을 수 있다. 그러나 그 판단 이유 중 연합상표제도 폐지의 취지를 고려한 근거에 대법원의 오인이 있었다. 상표권자에게 유리했던 연합상표제도를 폐지함으로써 상표권자가 불리해진 점을 감안하여, 거래통념상 동일성의 외연을 넓게 해석해야 한다고 판시하였지만, 상표권자의 기득권을 축소하려는데 그 입법취지가 있으므로 등록상표의 보호범위를 확대하게 되면 그 목적이 몰각될 여지가 있다. 따라서 연합상표제도의 폐지를 통해 거래통념상 동일성의 외연을 좁게 해석하는 것이 타당 할 것이다. 또한, 본 논문은 불사용취소심판의 요건 중 하나인 ‘정당한 이유’의 인정을 통한 문제 해결 방법을 제시한다. 현재 대법원은 ‘정당한 이유’에 대한 구체적인 기준을 제시하지 않고 있으므로, 지금까지 나온 판례와 이론적 근거를 종합하여 ‘정당한 이유’가 인정될 수 있는 요건을 찾아본다. ‘정당한 이유’는 피심판청구인의 항변(적극적 사용)과 심판청구인의 재항변(대체 사용방법의 존재), 그리고 피심판청구인의 입증책임(귀책사유가 없을 것)으로 구성된 것으로 판단된다. 또한 귀책사유에 고의와 중과실뿐만 아니라 경과실까지도 포함 하는 것이 타당할 것이다. 등록주의를 채택한 우리나라 상표법의 사용주의 요소인 불사용취소심판은 아직도 개정을 통해 보완할 점이 많이 있다. 사용주의를 채택하고 있는 미국의 제도를 참고해야 할 것이다. 미국 연방대법원은 상표의 동일·유사를 판단함에 있어 상품출처의 혼동가능성에 대한 구체적인 판단기준을 제시하고 있으며, 또한 미국은 등록상표 사용 선언서 제출 제도를 통해 상표권자의 상표사용 의사를 주기적으로 확인함으로써 불사용취소심판 분쟁을 미연에 방지하고 있다. 이는 우리나라에서도 실효성이 있을 것이라 판단된다.

영문 초록

‘Trial for the cancellation for nonuse of registered trademark’ is expressly stipulated in the Article 73(1)3 of the Korean Trademark Act in order to solve the vulnerable points of ‘registration system’, which are‘insufficient protection for prior user’s right’ and ‘leaving empty hands’. This trial is a characteristic requisite of ‘first to use system’ termpering ‘registration system’. In this case, identity judgment between registered trademark and actual use trademark in trial for the cancellation for nonuse was an issue. The Supreme Court stayed in line with traditional judicial precedents that ‘identity’ means ‘transactional’ identity, not ‘physical’ identity. Also, Full Bench suggested somewhat specific standards of judgment about transactional identity. However, the Court had a mistaken judgment based on consideration of the purpose of the associated trademark abolition. Given that the trademark owner has become disadvantageous by eliminating the associated trademark system which was favorable to trademark owners, the Court judged that extension of transactional identity should be interpreted widely. But, legislative intent of associated trademark abolition is to reduce the scope of trademark owners’ vested right, so the purpose is open to ignorance by expanding the scope of protection of registered trademark. Therefore, it would be reasonable to interpret narrowly the extension of transactional identity. Furthermore, this paper suggests how to resolve this case from different points of view by using ‘justifiable reason’, which is one of requirements of this trial, and then researches specific standards of justifiable reason by considering judicial precedents and theories synthetically because they have yet to be set by the Court. There may be three specifics of justifiable reason, which are ‘active use’, ‘non-existence of alternative methods’, and ‘non-existence of cause abbtributable to nonuse’. It is valid that the cause includes slight negligence as well as gross negligence. Korean Trademark Law, which adopts ‘registration system’, needs to refer to United States’, which adopts ‘first to use system’. The Supreme Court of United States suggests specific criterion of judgment related to identicalness or similarity between trademarks. Also, United States requires registered trademark owners to submit written statement as a ground of intention of use. These suggestion and system will be effective in our country as well.

목차

Ⅰ. 서 설

Ⅱ. 이 사건 판결의 경위

Ⅲ. 본 사안의 고찰

Ⅳ. 불사용취소심판의 요건 중 ‘정당한 이유’를 통한 해결 방안

Ⅴ. 미국의 입법례를 통한 불사용취소심판의 개선방안

Ⅵ. 결 론

키워드

불사용취소심판(Trial for the Cancellation for Nonuse of Registered Trademark) 등록상표(registered trademark) 실사용상표(actual use trademark) 동일성(identity) 정당한 이유(justifiable reason) 콘티넨탈(continental)