인용문헌의 조합과 진보성 판단

• 영문명: A study on examing Non-obviousness for Combination of References Cited
• 발행기관: 경희법학연구소
• 저자명: 곽승구(Kwak, Seung-Koo) 정재윤(Jung, Jae-Yoon)
• 간행물 정보: 『KHU 글로벌 기업법무 리뷰』제4권 제1호, 81~110쪽, 전체 30쪽
• 주제분류: 법학 > 민법
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2011.06.30

국문 초록

진보성(inventive step)은 특허의 등록요건인 동시에 흠결시 특허무효사유에 해당되어 그 판단기준에 따라 특허권의 실효성과 역할이 달라지게 된다. 법원이 진보성 요건을 완화하여 해석 즉, 인용발명이 해당발명을 직접 지시, 제안하고 있지만 않다면 진보성을 인정해주는 경향 을 보인다면 특허심사의 신속성을 도모할 수 있으나, 특허권의 과도한 등록에 따라 잦은 특허 분쟁유발과 자유발명의 고갈을 야기하게 된다. 법원이 진보성 요건을 엄격하게 해석하면 반대로 특허권의 권리가 약화되어 등록된 특허권도 언제 무효가 될지 예측할 수 없게 되어 침해를 조장하게 될 우려가 있으며 특허권의 가치평가 또한 매우 어렵게 된다. 이처럼 진보성의 판 단기준이 산업에 미치는 영향이 큰 만큼 그에 대한 각국의 경향과 우리나라의 입장 변화에 대 한 끊임없는 비교, 분석은 중요한 의미를 갖는다. 미국의 경우 2007년 소위 KSR 사건이 있기 전까지 대체로 진보성의 인정을 완화하여 해석하는 Pro-patent의 경향이었다. 미국의 미연방항소법원(CAFC)가 제시한 진보성판단기준인 TSM (Teaching-Suggestion-Motivation) test는 선행기술의 조합의 경우 선행기술 내용에 그러한 조합에 대한 가르침, 암시·동기가 존재하지만 않는다면 진보성을 인정하는 기준이었다. 그러나 2007년 소위 KSR사건에서는 연방대법원은 “인용예에 TSM에 대한 기재가 없더라도 기술 상식, 시장 요구 등을 고려해 비자명성(non-obviousness)을 부정할 수 있다” 하면서 “예측 가능한 이용 이상의 개량일 것”등 기존 TSM test와 달리 추가적인 기준을 제시하며 진보성 인정을 엄격히 해석하는 입장을 취하였고, 그 후 미국의 판레경향은 진보성 판단기준을 엄격히 해석하는 경향으로 변화하여 왔다. 우리나라의 대법원은 소위 폼펙터사건 (2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결)에서 진보성 판단 기준으로 선행문헌에 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 제시되어 있는지 여부를 제시하면서 선행문헌에 그러한 암시·동기 등이 제시 되지 않은 경우에는 출원당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본과제, 발전경향, 해 당업계의 요구 등을 고려하여 당업자가 용이하게 결합에 이를수 있는지 여부를 고려할 것이 라 하여 미국의 판례경향과 비교할 때 TSM test로 결합발명의 진보성을 판단하되 기술수준, 발전경향 등 함축적이고 명확한 기준을 추가적으로 제시하여 KSR판결의 경향과 유사하면서 보다 진보된 기준을 제시하였다. 그밖의 다른 판례와 특허 심사지첨서에는 진보성판단기준으 로 결합발명에서 선행기술의 개수에 특별한 제한이 없으며, 결합발명의 구성요소 각각이 선 행기술로부터 자명하다고 하여 진보성이 부정되는 것은 아니고 결합된 전체로서의 구성의 곤 란성을 따져볼 것이며, 진보성 판단의 대상이 되는 선행발명은 기술분야가 같다면 대상물품 과 다른 물품에 관한 것이라도 될 수 있다는 등의 기준을 제시하고 있다. 하지만 이러한 법원과 행정청이 끊임없이 제시하는 판단기준에도 불구하고 진보성의 판단 기준은 그 의미적 특성상 완전히 객관적이고 명확할 수는 없다. 이에 진보성 판단 기준을 산업 정책적 측면을 고려하여 분야별로 조금 다르게 적용하여 구체적타당성과 예측가능성, 권리자 보호와 산업발전을 조화롭게 도모하는 것을 제안한다.

영문 초록

An inventive step is necessary for a patent’s registration and when it is deficient, the patent becomes null and void. Depending on how it is interpreted, an inventive step influences a patent’s effectiveness and role. If the court eases its interpretation of the inventive step, if the court has a tendency to approve the inventive step, this will increase the effciency of a patent examination but will also lead to excessive patent registration and thus result in more patent disputes and a drop in open invention. On the other hand, if the court strictly interprets the inventive step this will decrease the power of a patent and may even lead to its invalidation. Such an environment will encourage patent infringements and also make patent valuations very diffcult. Therefore, it is clear that the interpretation of inventive steps heavily influences industries. Consequently, we must contrast and compare our nation’s position against the changing landscape of each nation’s patent rulings. For instance, the US courts have been pro-patent by easing the interpretation of the inventive step until the KSR case in 2007. The criterion for the inventive step, which is the TSM test, proposed by the CAFC is that in complex of prior art, teaching, suggesting, motivation does not exist, it would acknowledge the inventive step. However in the case of KSR in 2007, the supreme court ruled that “even if the TSM is not reported in the prior art, it is possible to deny non-obviousness taking into consideration the technical knowledge and the market’s desire. Furthermore, “unpredictable improvement” unlike the existing TSM test, it provided additional standards which led to a more stricter interpretation of the inventive step. Thereafter, it set a new precedent in the US judicial system which is now taking a more stricter approach on the inventive step. In FORMFACTOR case, Korea’s supreme court ruled that the criterion of inventive step is first, teaching, suggesting, motivation is represented in prior art, and second, level and common sense of prior art, improvement tendency, demand. With respect to the inventive step, other cases and guidebooks say that there is no limit to the number of prior technologies in a combined invention, and that even if the components of the combined invention come from prior technologies it is not a denial of the inventive step but rather depend on the component as a whole. If the inventive step deems that it is in the same technological field as the prior technology the product in question will be compared to other products. However, even with standards that are provided by the courts and the Intellectual Property Office, standards regarding the inventive step can never be clear and objective because of its unique significance Thus I suggest that the inventive step standards must take industrial policy into consideration and apply it different depending on the sector, validity and predictability, protecting rights and facilitating industrial development harmoniously.

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 진보성이란 무엇인가

Ⅲ. 미국의 진보성 판단 기준

Ⅳ. 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결에 대한 분석

Ⅴ. 우리나라 실무상 진보성 판단 원칙

Ⅵ. 법원의 진보성 판단방법과 구체적인 사례

Ⅷ. 맺음말

키워드

특허(patent) 진보성(inventive step) TSM test(TSM test) KSR 판결(KSR ruling) 인용문헌의 조합(complex of prior art) 결합발명(combined invention)