제법한정 물건발명(Product-by-Process) 청구항의 특허요건 판단대상 및 해석방법에 관한 고찰

• 영문명: Study on the judgment subject and interpretation with respect to requirements for patentability about Product-by-Process Claim - Focused on the Supreme Court Decision 2011Hu927 presented on 22 Jan. 2015 by the Supreme Court -
• 발행기관: 경희법학연구소
• 저자명: 오승환(Oh, Seung-Hwan)
• 간행물 정보: 『KHU 글로벌 기업법무 리뷰』제8권 제2호, 141~170쪽, 전체 30쪽
• 주제분류: 법학 > 민법
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2015.12.30

국문 초록

현재 우리나라 특허법은 기술개발의 고도화에 부응하기 위해 기술적 사상의 표현을 용이하게 하고자, 동법 제42조 제6항을 규정함으로써 다양한 청구항 기재형식을 허용하고 있다. 그런데 특허출원되는 발명들 중에서 생명공학․화학 등의 분야 비중이 점차 커짐에 따라, Product-by-Process Claim과 관련하여 PbP 청구항의 특허요건 심사 시에 판단대상 및 해석방법에 관하여 종래의 대법원의 판결을 두고 갑론을박이 있어왔다. 이 사건 판결은 ① 제법한정 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어 제조방법에 한정하지 않고 물건 그 자체를 선행기술과의 비교대상으로 삼아야 한다고 판시함으로써 종래의 대법원의 입장을 유지하였다. ② 그러나 생명공학․화학 분야 등의 발명에서 물건을 구조적 요소로 특정할 수 없는 특별한 사정이 있는 예외적인 상황과 관계없이 물건 그 자체를 선행기술과의 비교대상으로 삼아야 한다고 함에 있어서 종래의 입장을 변경하였다. 이 사건 판결은 예외를 인정하지 않고 동일성설의 입장을 일관하여 법적 안정성을 강조하였다는 점에 의의가 있다. 이 사건 판결에서 판시한 PbP 청구항의 해석방법은 ① PbP 청구항의 도입취지에 부합 하고, ② 출원발명의 권리범위를 확대하며, ③ 제조방법 발명의 해석방법과 차이점을 두어야 한다는 점에서 타당하다. 이 사건 판결의 부당성을 주장하는 한정설의 근거와 달리, 동일성설은 ① 출원인의 의도를 임의적으로 배제하지 않고 오히려 적극적으로 고려하고, ② 특허청구범위 해석원칙에 부합하며, ③ 특허제도의 기본 원리에 충실하다. 또한, ④ 한정설의 태도를 취하더라도 발명의 기술적 구성의 불명확화 문제를 해소할 수 없기 때문에 세계적인 추세인 동일성설을 외면하고 한정설의 입장을 채택할 실익이 없다. PbP 청구항의 해석방법에 대해서 합리적인 해결책 및 개선방안을 제시한다. ① 도입취지 및 기재방식이 유사한 화학물질발명의 해석방법을 차용하여 물건 그 자체를 판단대상으로 하고, ② 심사관의 입증책임을 완화해야 한다. ③ 기능식 청구항의 특허요건 판단방법을 차용할 필요가 있으며, ④ 2차적 고려사항도 적극적으로 참작해야 함을 제안한다. 또한, ⑤ 구조적 용어와 방법적 용어의 혼동 가능성과 구별방법을 제시하였으며, ⑥ 입법 자가 법적 안정성 및 구체적 타당성을 고려하여 ‘제조방법이 기재된 물건발명’에 대한 명문의 규정을 두어 입법정책적으로 해결하는 것이 타당할 것이다.

영문 초록

Various claim types are permitted by enacting Korean Patent Law Article 42 (6) in order to facilitate expression of technical ideas in society accelerated by technical development. In particular, biotechnology and chemical engineering account for a greater and greater portion of patent-application invention. For this reason, the judgment target and interpretation with respect to requirements for patentability about Product-by-Process(PbP) Claim have been debatable since the Supreme Court s decision. Judgment in this case ① stays in line with prior Supreme Court s decision that interpretation of PbP claim with respect to requirements for patentability is enacted with object itself of invention with processes for manufacturing. However, ② it changed position. It allows no exception of interpretation caused by extraordinary conditions that invention in biotechnology and chemical engineering cannot be specified by configurational elements. There has a signification in this case that emphasize legal stability regardless of extraordinary conditions. Interpretation for PbP claim suggested by this case is appropriate from these points, which are ① accordance with the intent to institute PbP claim, ② enlarged extent of right for applicable invention, and ③ difference with interpretation for manufacturing process invention. Unlike the opinions which criticize this case, another views support this case with logical basis that ① do not exclude but consider applicant s intent actively, ② accord with the how to interpretate the scope of patent claim, and ③ are faithful to the patent system. ④ Even if we take opposite opinions to this case, indefiniteness about technical composition of invention can not be solved. Hence, there is no reason for taking opposite opinions, but rather comparable views. There are rational solutions and improvement proposal for interpretation of PbP claim. we need to ① borrow interpretation of chemical invention which are similar with purpose and description format of PbP claim, ② ease examiner s burden of proof, ③ borrow judgement requirements for patentability of mean-plus function claim , ④ take secondary considerations into account. In addition, ⑤ this paper suggests likelihood of confusion and way of distinction between configuration and method terminology. Ultimately, ⑥ Enactment related to Product by Process Claim should be expressly stipulated in the text by considering legal stability and concrete righteousness .

목차

Ⅰ. 서 론

Ⅱ. 이 사건 판결의 진행 경과

Ⅲ. PbP 청구항의 특허요건 판단방법

Ⅳ. PbP 청구항 해석론에 대한 외국의 태도

Ⅴ. 이 사건 판결의 검토

Ⅵ. PbP 청구항의 해석방법에 대한 해결책 및 개선방안

Ⅶ. 결 론

키워드

제법한정 물건발명 제법한정 청구항 특허요건 특허청구범위 동일성설 한정설 Product-by-Process PbP claim requirements for patentability interpretation of the scope of patent claim