선택발명의 일부 효과가 현저한 경우 진보성 판단 －대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결－

• 영문명: The Inventive Step Decision when Partial Components of the Selection Invention have Noticeable Effects －Supreme Court Decision on 2012-08-23, case number 2010 Hu 3424－
• 발행기관: 한국정보법학회
• 저자명: 김원준(Kim, Won-Joon)
• 간행물 정보: 『정보법학』제17권 제1호, 1~28쪽, 전체 28쪽
• 주제분류: 법학 > 민법
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2013.05.31

국문 초록

이 논문은 선택발명의 진보성 판단에 대한 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결(대상판결)을 고찰하였다. 선택발명 명세서의 상세한 설명에서 작용효과의 기재 수준에 관하여 대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결은 선택발명의 진보성이 인정 되기 위해서는 선택발명을 구성하는 여러 화합물 모두가 우수한 효과를 가져야 하며, 모두가 아닌 일부가 현저한 효과를 가지면 진보성이 부정된다고 판시하였다. 그러나 대상판결에서는 선택발명의 진보성이 인정되기 위해서는 선택발명에 여러 효과가 있는 경우에 선택발명의 모든 종류의 효과가 아니라 그 중 일부라도 선행발명에 비하여 현저한 효과를 갖는다고 인정되면 충분하다고 판시하였다. 대상판결은 종전의 판결의 취지를 획기적으로 변경한 판결로서 선택발명의 효과 기재의 범위를 완화한 판단 기준을 제시하였다는 점에서 큰 의의가 있다고 생각한다. 대상판결에서 명칭을 ‘약제학적 화합물’로 하는 특허발명에 대해 Y가 특허권자 X 를 상대로 선택발명으로서 진보성 등이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구한 사안에서, 위 특허발명의 특허청구범위 제2항은 ‘올란자핀(Olanzapine)’을 특허청구범 위로 하는 발명으로서 비교대상발명 1의 선택발명에 해당하고 비교대상발명 1에 구체적으로 개시된 화합물들 중 올란자핀과 가장 유사한 화학구조를 가지는 ‘에틸올란 자핀(Ethyl Olanzapine)’과 비교하여 정신병 치료 효과면에서 올란자핀이 에틸올란자 핀에 비하여 현저히 우수한 효과를 갖는다고 단정하기 어렵지만, 콜레스테롤 증가 부작용 감소라는 이질적인 효과를 가진다고 인정되므로, 위 특허발명은 비교대상발명 1에 의하여 진보성이 부정되지 아니함에도 이와 달리 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 판단하였다. 선택발명의 특허요건으로서 신규성과 진보성을 이원적으로 분리하여 판단할 수 있는지 여부에 대하여 다수의 학설과 판례는 각 청구항별로 선택 발명의 특허요건을 제1, 2요건으로 구분하여 신규성과 진보성을 개별적으로 판단하는 입장을 취하고 있다.

영문 초록

The subject of this article is the inventive step decision when partial components of the selection invention have noticeable effects focusing on reviewing the Supreme Court decision on August 23 rd , 2012, case number 2010 Hu 3424 (Objective decision), as it pertains to deciding the presence or absence of an inventive step of a selection invention. For the effect requirement that must be met by the detailed explanation of the selection invention, Supreme Court decision on April 25 th , 2003, case number 2001 Hu 2740,stated that all components of the selection invention should have outstanding effects in order for it to have a valid inventive step, so that an inventive step is not granted if only some of the components have noticeable effects. The objective decision here, however, stated that to reach a decision about the inventive step, it is sufficient if some of the components of the selection invention were determined to exhibit noticeable effects when compared to an antecedent invention. The objective decision innovatively altered the precedent decision and has significant import because it proposes liberalized decision criteria for what is effectively required of the selection invention. In the objective decision, Y claimed a registration invalidation trial against X for a patented invention named ‘pharmaceutical compound’ on the grounds that the invention lacked an inventive step of the selection invention. The objective decision stated the misrepresentation of legal principles in the original court’s judgment even though the patented invention had a valid inventive step when compared to the comparative object invention 1. This was because the section 2 of the patented claim included Olanzapine which was relevant when comparing the selection invention to the comparative object invention 1. Among the specified compounds of the comparative object invention 1, Olanzapine was compared specifically to Ethyl Olanzapine of the comparative object invention as they were the most similar in chemical structure. Although Olanzapine did not have distinguished outstanding effect in terms of psychiatric treatment, it was acknowledged to have a different effect in so far as it had the a side effect of increasing cholesterol. As patent requirements of the selection invention in question, novelty and inventive step could be separately examined. The case classified the patent requirements into primary and secondary requirements to independently determine novelty and inventive step.

목차

Ⅰ. 사건의 개요

1. 사실관계

2. 소송경과

3. 원심법원의 판단

Ⅱ. 대법원의 판단

Ⅲ. 판례연구

1. 선택발명의 정의

2. 선택발명의 성립요건

3. 선택발명의 명세서 기재 요건

4. 선택침해

Ⅳ. 외국의 입법례 및 판례

1. EPO

2. 독일

3. 미국

4. 영국

5. 일본

Ⅴ. 대상판결의 의의

1. 대법원 판결의 검토

2. 대상판결의 평가

Ⅵ. 결어

키워드

선택발명 선행발명 진보성 특허청구범위 상위개념 하위개념 이질적인 효과 Selection invention Antecedent invention Inventive step Claim High conception Low conception Different effect